Лицензионный договор: понятие, содержание, заключение (Кондратьева Е.А.)

Дата размещения статьи: 17.04.2015

В соответствии с ГК РФ правообладатель исключительного права на объект интеллектуальной собственности (далее — ИС) наделен правомочиями пользования и распоряжения. Распорядиться исключительным правом на объект ИС можно как путем полной передачи исключительного права другому лицу (производному правообладателю), так и путем временного предоставления права использования этого объекта.
———————————
Кондратьева Е.А. Объекты интеллектуальных прав: Особенности правовой охраны. М.: Статут, 2014. 160 с.

Как верно подмечено, в условиях развития современного гражданского законодательства возрастают роль и значение договорного регулирования в гражданском обороте, что обусловливает необходимость повсеместного изучения гражданско-правовых договорных конструкций . В этих целях Кодекс предусматривает специальные договорные конструкции: договор об отчуждении исключительного права, договор коммерческой концессии и лицензионный договор. Лицензионный договор (ст. 1235 ГК РФ) в отличие от договора об отчуждении исключительных прав предполагает временный и ограниченный переход правомочия использования объекта ИС, входящего в содержание исключительного права. «Лицензионное соглашение на сегодняшний день представляет собой наиболее распространенный вид сделки в гражданском обороте в сфере интеллектуальной собственности во всем мире» .
———————————
Егорова М.А. Аннулирование договора в российском законодательстве // Журнал российского права. 2010. N 1 (157). С. 63 — 74.
Боровинская Н.А., Юркин Д.Ю. Лицензионный договор как самостоятельный вид договора в РФ // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Юриспруденция. 2011. N 2. С. 14 — 18.

Лицензионный договор — соглашение, по которому обладатель исключительного права на объект ИС (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования этого объекта в предусмотренных договором пределах.
Сторонами лицензионного договора выступают: лицензиар — обладатель исключительного права и лицензиат — временный пользователь объекта ИС, которыми могут быть любые субъекты гражданских прав с соблюдением правил о праводееспособности. Это отличает лицензионный договор от сходного с ним договора коммерческой концессии, сторонами которого могут быть только коммерческие организации и индивидуальные предприниматели. Предметом лицензионного договора является право использования определенного объекта ИС определенными в договоре способами, и лицензиат вправе использовать объект только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены договором. Право использования объекта ИС, прямо не указанное в договоре, не считается предоставленным лицензиату, потому важно тщательно продумать (и зафиксировать в тексте договора) желаемые возможности использования объекта. Использование лицензиатом объекта способом, не указанным в договоре, либо по прекращении действия лицензионного договора может повлечь не только гражданско-правовую ответственность за нарушение исключительного права, но и административную и уголовную ответственность.
ГК РФ устанавливает требования к форме лицензионного договора: он должен быть заключен в письменной форме, если Кодексом не предусмотрено иное. Под «иным» ГК, в частности, подразумевает договор о предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании, который может быть заключен в устной форме (ст. 1286 ГК РФ). Кроме этого, Кодекс предусматривает упрощенный порядок для заключения на условиях простой (неисключительной) лицензии лицензионного договора о предоставлении пользователю права использования программы для ЭВМ или базы данных (ст. 1286 ГК) и договора предоставления лицензиату права использования произведения науки, литературы или искусства (открытая лицензия). Оба эти договора по прямому указанию законодателя считаются договорами присоединения. Условия открытой лицензии должны быть доступны неопределенному кругу лиц и размещены так, чтобы лицензиат ознакомился с ними перед началом использования произведения. Кроме этого, должны быть указаны действия, совершение которых будет считаться акцептом условий договора. В этом случае письменная форма договора считается соблюденной.
Письменная форма договора об использовании программы для ЭВМ или базы данных также считается соблюденной, если условия договора доведены до пользователя (в частности, изложены на приобретаемом экземпляре программы для ЭВМ или базы данных) и пользователь начал использовать объект ИС на этих условиях.
Традиционно письменная форма лицензионного договора считается соблюденной при составлении договора — единого документа, подписанного сторонами, но при этом ГК прямо не запрещает иного соблюдения требования о письменной форме (например, обмен письмами) при условии, что в процессе переписки сторонами достигнуто согласие по всем существенным условиям договора. В противном случае лицензионный договор не будет считаться заключенным.
В качестве иллюстрации приведем пример из практики, в котором суд удовлетворил иск о взыскании с ответчика неосновательного обогащения при отсутствии заключенного между сторонами лицензионного договора в виде отдельного документа.
Как следует из материалов дела, ООО «Б» направило ООО «Р» счет N 00000044, в котором содержалось наименование товара — компьютерная программа Monitor CRM 4.0 «3 + 2», единица измерения, его количество, цена и сумма к оплате — 32000 руб. 00 коп. Ответчик при этом полагал, что между сторонами был заключен лицензионный договор на право использования программы для ЭВМ и баз данных в порядке, предусмотренном ст. 432, 433, 435 и 438 ГК РФ. Но суд, сделав вывод, что счет на оплату не содержит существенных условий, предусмотренных статьей 1235 ГК РФ, и потому не имеет силы договора, удовлетворил иск о взыскании с ответчика неосновательного обогащения .
———————————
Дело N А43-20009/2013. URL: http://ras.arbitr.ru/.

Помимо установленного требования к письменной форме договора, ГК в определенных случаях (ст. 1232 ГК) устанавливает необходимость государственной регистрации предоставления права использования объекта ИС . Эта регистрация осуществляется сторонами договора по их заявлению. Несоблюдение указанных требований закона влечет следующие правовые последствия: недействительность лицензионного договора при несоблюдении письменной формы и признание предоставления права использования объекта ИС несостоявшимся — при невыполнении правил о государственной регистрации предоставления права использования.
———————————
Ранее в соответствии с ГК государственной регистрации в Роспатенте подлежал сам договор.

Лицензионный договор может быть как возмездным, так и безвозмездным в отличие от всегда возмездного договора коммерческой концессии. При этом, так же как и в договоре об отчуждении исключительного права, отсутствие в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения делает договор незаключенным, общие правила определения цены в этом случае не применяются.
———————————
Согласно ст. 1286 ГК РФ лицензионный договор, заключаемый в упрощенном порядке, является безвозмездным, если договором не предусмотрено иное. Согласно ст. 1286.1 ГК РФ открытая лицензия является безвозмездной, если ею не предусмотрено иное.

При предоставлении права использования объекта ИС особое значение для сторон договора имеет территория использования, но если она не указана — лицензиат вправе осуществлять использование объекта на всей территории РФ.
Не делает лицензионный договор незаключенным и отсутствие в нем срока, на который предоставлено право использование объекта ИС. Если срок (который не может превышать срок действия исключительного права на объект ИС) в договоре не обозначен — договор считается заключенным на пять лет, если иное прямо не предусмотрено ГК. Естественно, что при прекращении исключительного права на объект ИС лицензионный договор прекращается.
К существенным условиям лицензионного договора законом отнесены следующие условия:
1) предмет договора — путем обозначения объекта ИС, право использования которого предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на объект ИС (патент, свидетельство);
2) способы использования объекта ИС (например, изготовление и применение продукта, содержащего техническое решение, предложение к продаже и продажа продукции, содержащей техническое решение, и т.п.);
3) условия о размере вознаграждения или порядке его определения в возмездном лицензионном договоре.
Обратим внимание, что предмет лицензионного договора должен быть конкретизирован, указывая на один из охраняемых объектов ИС.
Приведем пример из практики.
ОАО обратилось в арбитражный суд с иском о признании лицензионного договора от 22.09.2011, заключенного с ФГБУ, недействительным (ничтожным). Суд удовлетворил требование заявителя по причине несогласованности предмета лицензионного договора, так как в нарушение п. 6 ст. 1235 ГК РФ сделка не содержала указание на конкретные объекты — результаты интеллектуальной деятельности. Исходя из буквального толкования оспариваемого лицензионного договора следует, что предметом его является предоставление истцу прав на использование технических решений, технологических приемов и способов, полученных в ходе опытно-конструкторских работ (ОКР) по созданию ЗУР 9М317, содержащихся в конструкторской, технологической и другой нормативно-технической документации. Между тем технические решения, технологические приемы и способы не включены законодателем в исчерпывающий перечень результатов интеллектуальной деятельности, определенный положениями ч. 1 ст. 1225 ГК РФ .
———————————
Дело N А40-44937/13. URT: http://ras.arbitr.ru/.

Первоочередное значение для сторон имеет вид заключаемого лицензионного договора: простая (неисключительная) лицензия или исключительная лицензия (ст. 1236 ГК РФ).
Простая (неисключительная) лицензия выражается в том, что предоставление по лицензионному договору лицензиату права использования объекта ИС не лишает лицензиара права выдачи лицензий другим лицам в течение срока действия лицензионного договора.
Исключительная лицензия, напротив, лишает лицензиара права выдачи лицензий другим лицам в период действия договора, заключенного с лицензиатом. Кроме этого, в отличие от ранее действовавшего в ГК правила на сегодняшний день лицензиар лишен права лично использовать объект ИС в пределах, в которых право его использования предоставлено лицензиату на условиях исключительной лицензии, если стороны не предусмотрели иное самим договором.
Выбор вида лицензионного договора закон оставляет на усмотрение сторон, но если лицензионным договором прямо не указано на исключительный характер лицензии, согласно ГК РФ лицензия предполагается простой (неисключительной).
Отметим, что с 2015 г. в ГК вводится понятие так называемой свободной лицензии, суть которой сводится к тому, что правообладатель исключительного права на объект авторских или смежных прав может разрешить любым лицам безвозмездно использовать объект ИС на определенных им условиях в течение указанного им срока, разместив заявление об этом на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сети Интернет. Ограничить правообладателя в этом намерении может лишь наличие исключительной лицензии на тот же объект ИС.
———————————
ГК РФ (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ (ред. от 12.03.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015) // СПС «КонсультантПлюс».

Смотрите так же:  Максимальные требования кс го

Закон разрешает лицензиату в рамках действующего лицензионного договора заключить сублицензионный договор при письменном согласии лицензиара. В этом случае возможности использования объекта ИС могут быть предоставлены лицензиатом по сублицензионному договору только в пределах способов использования, предусмотренных лицензионным договором для него самого, а срок сублицензионного договора не может превышать срок лицензионного договора и срок действия исключительного права. Если же сублицензионный договор заключен на срок, превышающий срок действия лицензионного договора, то согласно ГК он считается заключенным на срок действия лицензионного договора. Законом также устанавливается, что ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата при заключенном сублицензионном договоре несет лицензиат, но лицензионным договором может быть предусмотрено иное по желанию сторон.
Заключение лицензионного договора влечет для сторон определенные права и обязанности. В частности, лицензиар обязан предоставить право использования объекта ИС в консенсуальном договоре, а также не препятствовать и не затруднять использование объекта ИС лицензиатом и сублицензиатом (если такой имеется). В случае неисполнения лицензиаром обязанности по предоставлению права использования объекта ИС договор может быть расторгнут в судебном порядке.
Например, ФГБОУ ВПО «X» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО о расторжении лицензионного договора, по условиям которого лицензиат обязался передать сублицензиату исключительные права на программное обеспечение в течение 30 календарных дней со дня заключения договора, но не сделал этого. Арбитражный суд признал данное нарушение обязательств лицензиатом существенным нарушением условий договора, влекущим невозможность его исполнения, и вынес решение расторгнуть договор .
———————————
Дело N А67-7587/2013. URL: http://ras.arbitr.ru/.

Лицензиат, в свою очередь, также наделен обязанностями по договору: 1) уплатить вознаграждение (если договор возмездный) на условиях, определенных сторонами; 2) использовать объект ИС способами, определенными договором; 3) представлять лицензиару отчеты об использовании объекта ИС (если лицензионным договором или ГК РФ не предусмотрено иное) на условиях, определяемых сторонами.
При этом существенное нарушение лицензиатом обязанности выплаты лицензиару вознаграждения по возмездному договору может повлечь односторонний отказ лицензиара от договора с требованием возмещения убытков, причиненных его расторжением. Но лицензиат, получив от лицензиара уведомление об отказе от договора по подобному основанию, может избежать расторжения договора, погасив задолженность в течение 30 дней с момента получения уведомления. Если же в этот срок вознаграждение не выплачивается, то договор прекращается.
В заключение отметим, что так как нормы ГК РФ о лицензионном договоре в большинстве своем диспозитивны, то во избежание спорных ситуаций при заключении договора данного вида сторонам необходимо как можно более тщательно продумать условия, закрепив их в тексте договора.

ЛИТЕРАТУРА

1. Боровинская Н.А., Юркин Д.Ю. Лицензионный договор как самостоятельный вид договора в РФ // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Юриспруденция. 2011. N 2. С. 14 — 18.
2. Егорова М.А. Аннулирование договора в российском законодательстве // Журнал российского права. 2010. N 1 (157). С. 63 — 74.
3. Кондратьева Е.А. Объекты интеллектуальных прав: Особенности правовой охраны. М.: Статут, 2014.

Портал «Юристъ» — Ваш успех в учебе и работе!

Гражданское право

Наряду с выдачей лицензий патентообладатель вправе продать или иным образом переуступить патент на изобретение, полезную модель либо промышленный образец, а лицо, зарегистрировавшее, товарный знак, распорядиться им, передав третьему лицу.

Понятие и предмет лицензионного договора. Лицензионный договор -это соглашение о предоставлении лицензии. Под лицензией понимается предоставление обладателем исключительного права (патентообладате-

* Под полезными моделями понимается новое и промышленно применимое решение, характеризующее конструктивное выполнение каких-либо средств производства или, предметов потребления, а также их составных частей. Иначе говоря, речь идет о новых образцах различных устройств и конструкций, имеющих полезное предназначение и пригодных для промышленного воспроизводства, но не во всем отвечающих строгим критериям объекта изобретательского права.

•* См.: 3 е н и н И.А. Лицензионный договор на изобретения и ноу-хау.- Сов. государство и право. 1983. № 6. С. 57.

лея или владельцем товарного знака) третьим лицам в установленном порядке и на определенных условиях принадлежащего ему права на использование охраняемого объекта (изобретения, полезной модели, промышленного образца либо товарного знака).

По лицензионному договору обладатель исключительного права (лицензиар) передает право на использование охраняемого объекта другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и осуществлять другие действия, предусмотренные договором.

Правовая природа лицензионного договора. Лицензионный договор имеет черты сходства с традиционными договорами купли-продажи и найма. Вместе с тем договор патентной лицензии как «купля-продажа» (на время) права использования охраняемого объекта отличается и от купли-продажи, и от аренды вещей.

Во-первых, договор купли-продажи (аренды) базируется на праве собственности или ином вещном праве продавца (наймодателя). Напротив, в основе лицензионного договора лежит исключительное право патентообладателя.

Во-вторых, по договору купли-продажи (найма) передаются вещи, двойное владение и пользование которыми исключено. Объект же исключительного права вообще не нуждается в передаче: описание изобретения, промышленного образца или товарного знака публикуется и доступно каждому. Он может одновременно использоваться самим продавцом (лицензиаром) и, с разрешения последнего, неопределенным числом третьих лиц (лицензиатов). Вследствие названных особенностей к договору патентной лицензии неприменимы правила законодательства о купле-продаже (касающиеся обязанности продавца сохранять проданную вещь, передавать ее, оговаривать ее недостатки), а также об имущественном найме (например, правила о проверке исправности сдаваемого внаем имущества).

Виды лицензионных договоров. В зависимости от наличия патентно-правовой охраны различаются, в частности, лицензии патентные и беспатентные (когда по заявке патент еще не выдан, но уже имеется решение о его выдаче). Наряду с возмездными существуют лицензии, передаваемые лицензиару бесплатно. По другим основаниям различают обязательные, открытые и принудительные лицензии. Наибольшее практическое значение имеют исключительные и неисключительные (простые), а также полные лицензии.

Обязательная лицензия выдается в случае, если патентообладатель не может использовать объект вследствие того, что в нем используется охраняемое патентом изобретение другого лица. В таком случае патентообладатель вправе требовав от последнего предоставления лицензии на использование его изобретения на договорных условиях.

Открытая лицензия — официально публикуемое Патентным ведомством безотзывное заявление патентообладателя о предоставлении любому лицу права на использование охраняемого объекта. При наличии такого заявления лицо, изъявившее желание использовать объект, заключает с патентообладателем не лицензионный договор (со всеми его реквизитами) , а лишь договор о платежах. В целях поощрения патентообладателей

к предоставлению открытых лицензий пошлина за поддержание в силе соответствующих патентов снижается на 50%.

Принудительная лицензия. При неиспользовании или недостаточном использовании патентообладателем изобретения либо промышленного образца в стране в течение пяти лет, а полезной модели в течение трех лет с даты публикации сведений о выдаче патента лицо, желающее и готовое использовать охраняемый объект, в случае отказа патентообладателя от заключения лицензионного договора, может обратиться в Патентный суд Российской Федерации с ходатайством о предоставлении ему принудительной лицензии с указанием пределов использования объекта, размера, сроков и порядка платежей. Принудительная лицензия предоставляется, если патентообладатель не докажет, что неиспользование или недостаточное использование объекта было обусловлено уважительными причинами.

Исключительная лицензия — один из наиболее распространенных видов патентных лицензий. Предметом данной лицензии является исключительное право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца в пределах, оговоренных сторонами, с сохранением за лицензиаром права на использование объекта лишь в части, не передаваемой лицензиату. Вэтой части лицензиар вправе как сам использовать охраняемый объект, так и передавать права использования другим лицензиатам.

Пределы (рамки, ограничения) исключительной лицензии касаются:

срока, территории либо способа использования охраняемого объекта. Например, лицензиат может приобрести право использовать изобретение сроком на семь лет всеми способами только на территории Москвы.

Однако лицензиат может получить исключительное право и на территории всей страны, но только на изготовление либо применение, ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в коммерческий оборот продукта, содержащего запатентованное изобретение, а также на применение способа, охраняемого патентом. Возможна и любая другая комбинация указанных факторов (т.е. срока, территории, способов применения изобретения).

В рамках исключительной лицензии могут устанавливаться также квоты на выпуск запатентованных изделий, предельные цены на произведенную по лицензии продукцию и другие условия, очерчивающие границы исключительных прав как лицензиата, так и лицензиара.

Неисключительная (простая) лицензия отличается от исключительной тем, что она никак не связывает лицензиара. Он вправе как сам использовать охраняемый объект в пределах и способами, на которых он выдал простую лицензию, как и предоставлять аналогичные лицензии любым третьим лицам. Естественно, цена подобной лицензии значительно ниже цены исключительной лицензии.

Полная лицензия. По договору полной лицензии лицензиат получает на определенный срок право монопольного использования охраняемого объекта. Этот договор от переуступки патента фактически отличает лишь срок. По истечении обусловленного договором срока

все права на объект вновь имеет сам патентообладатель.

Сублицензия. Данный вид лицензии вправе выдавать лишь владельцы исключительных и полных лицензий. В случае признания недействитель-

ной или истечения срока действия основной лицензии сублицензия также автоматически теряет силу*.

Оформление лицензионного договора. Лицензионный договор составляется в письменной форме. Это двусторонний, консенсуальный и, как правило, возмездный договор. Договор о выдаче лицензии, как и договор о переуступке патента (или уступке товарного знака), действителен лишь при условии его регистрации в Патентном ведомстве.

Основные права и обязанности лицензиара по договору исключительной лицензии. В лицензионном договоре основное право лицензиара -право на получение лицензионного вознаграждения, размер которого определяется в виде: твердой (паушальной) суммы; периодических процентных отчислений от прибыли лицензиата (роялти); паушальной суммы и роялти. Лицензиар обязан обеспечить реальное осуществление передаваемых прав, для чего передать (за дополнительную плату) необходимую документацию, образцы изделий, оказать лицензиату техническую и другую помощь, командировать своих специалистов, поставить специальное оборудование, комплектующие узлы, детали и сырье.

Смотрите так же:  Том адвокат крестный отец

Передача технической документации оформляется двусторонним при-емо-сдаточным актом. Кроме того, лицензиар должен обеспечить сохранение в силе патента, на основе которого предоставлена лицензия (уплачивать пошлины, защищать патент в случае его оспаривания третьими лицами), и техническую осуществимость производства продукции по лицензии, а также возможность достижения показателей, предусмотренных договором, при условии полного соблюдения лицензиатом технических условий и инструкций лицензиара.

Основные права и обязанности лицензиата по договору исключительной лицензии. Лицензиат вправе требовать исполнения лицензиаром его обязанностей и сам обязан выплачивать последнему обусловленное договором вознаграждение. Договором может быть предусмотрена обязанность лицензиата обеспечить банковские гарантии выплаты и гарантированные минимальные суммы вознаграждения на случай неиспользования объекта лицензии. Кроме того, лицензиат должен выпускать продукцию не ниже того качества, что и у лицензиара, рекламировать объект лицензии, поскольку от этого зависит объем реализации патентованных изделий, а следовательно, и размер роялти, идущих лицензиару в качестве вознаграждения.

Усовершенствования и улучшения. В течение срока действия лицензионного договора стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга о всех произведенных ими усовершенствованиях и улучшениях, касающихся патентов, продукции, выпускаемой по лицензии, и специальной продукции. Специальной признается продукция, дополнительно разработанная лицензиатом с использованием охраняемых патентами объектов. Обычно указанные усовершенствования и улучшения в первую очередь предлагаются сторонами друг другу на дополнительно согласованных ими условиях (возмездно или безвозмездно).

Обеспечение конфиденциальности. Конфиденциальность — соблюдение лицензиаром и лицензиатом мер по предотвращению случайного или

• См.: Ш т у м п ф Г. Лицензионный договор. М., 1988. С. 141.

умышленного разглашения сведений, касающихся патентов, третьим лицам. Обычно стороны обязуются сохранять конфиденциальность технической документации и информации, относящихся к производству продукции по лицензии и специальной продукции, а также принимают все необходимые меры для предотвращения их разглашения. В случае нарушения данного обязательства стороны возмещают друг другу причиненные этим убытки.

Интеллектуальная собственность в России и за рубежом

Лицензионный договор в авторском праве

Лицензионный договор – это договор, по которому правообладатель произведения науки, литературы или искусства (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) право использования произведения в установленных договором пределах. Иногда такой договор называют авторским лицензионным договором, хотя в законодательстве такой термин не используется. Сокращенно, в том числе в тексте Гражданского кодекса, вместо «лицензионный договор» используют понятие «лицензия».

По умолчанию никто не вправе использовать произведение без разрешения правообладателя. Лицензионный договор выступает формой такого разрешения. Не случайно один из переводов английского слова «license» — «разрешение». Лицензии в авторском праве не следует путать с лицензиями, выдаваемыми государственными органами, например, с лицензией на торговлю алкогольной продукцией.

1. Существенные условия лицензионного договора

К существенным условиям лицензионного договора относятся:

  1. Предмет договора: указание на объект авторского права, разрешение на использование которого предоставляется. Если предмет лицензионного договора включает зарегистрированную программу для ЭВМ или базу данных, следует указать реквизиты свидетельства о государственной регистрации.
  2. Способы использования произведения, например, публичный показ, практическая реализация архитектурного проекта. Лицензиат приобретает право использования произведения только способами, прямо указанными в лицензионном договоре.
  3. Цена (вознаграждение лицензиара). По общему правилу, лицензионный договор является возмездным, однако сторонами может быть согласовано и безвозмездное использование произведения. Цена определяется по усмотрению сторон, это может быть единовременный платеж, периодические платежи, платежи, рассчитанные в зависимости от объема использования и прибыли (паушальный сбор и роялти).

Любой лицензионный договор должен содержать указанные выше условия. Но также рекомендуется обращать внимание на срок и территорию действия договора, ответственность сторон и на вид лицензионного договора.

2. Форма лицензионного договора на произведение.

По общему правилу, лицензионные договоры должны быть совершены в письменной форме. Если письменная форма не соблюдена, лицензионный договор считается недействительным.

Некоторые лицензионные договоры в авторском праве подчиняются особым правилам. Речь идет о двух исключениях из правила о письменной форме лицензионного договора:

  • лицензионный договор, предметом которого является право на использование произведения в периодическом печатном издании, может быть заключен в устной форме. Это обусловлено тем, что периодические печатные издания имеют дело с большим количеством статей, в связи с чем закон предъявляет к форме лицензионных договоров с ними пониженные требования.
  • лицензионный договор, предметом которого является программа для ЭВМ или база данных, может заключаться путем присоединения к нему на условиях, которые изложены на экземпляре программы. Такой лицензионный договор часто именуют коробочной лицензией.

3. Лицензионный договор: виды лицензий.

Как показано на схеме, лицензионные договоры бывают двух видов: простая (неисключительная) лицензия и исключительная лицензия.

1) Лицензионный договор на условиях простой (неисключительной) лицензии предполагает, что лицензиар сохраняет за собой право выдачи лицензий другим лицам. Простая лицензия является общим правилом и подразумевается, если иное прямо не предусмотрено лицензионным договором.
2) Лицензионный договор на условиях исключительной лицензии предполагает, что лицензиар не вправе предоставлять лицензии другим лицам. Таким образом, лицензиат по такому договору получает монопольное право на использование объекта авторских прав в предусмотренных договором пределах.

4. Основные права и обязанности сторон по лицензионному договору.

Лицензионный договор в авторском праве обычно предусматривает следующие обязанности лицензиара:

  • предоставить право использования произведения, что может включать, в частности, передачу лицензиату материального носителя (экземпляра) произведения.
  • воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить использование произведения лицензиатом.
  • не заключать лицензионные договоры на использование произведения с другими лицами (при условии исключительной лицензии)

Обязанности лицензиата по лицензионному договору обычно сводятся к следующим:

  • уплачивать вознаграждение, предусмотренное договором.
  • представлять лицензиару отчеты об использовании произведения. Особенно данная обязанность важна, если лицензионный договор предусматривает вознаграждение лицензиара в форме паушального сбора или роялти.
  • не выходить за пределы использования произведения, обозначенные в лицензионном договоре. Однако эта обязанность подразумевается в любом случае и следует из понятия исключительного права в целом.

Понятие лицензионный договор

Понятие лицензионного договора

Лицензия в переводе с латинского «licentia» значит «разрешение». В гражданском праве данное понятие используется в различных значениях:

1) документ, дающий право на ведение какой-либо деятельности (строительство, освоение месторождений полезных ископаемых, на ведение охот;

2) получаемое от государственных органов разрешение на осуществление торговой деятельности в определенных сферах, объеме и сроках, в т.ч. на осуществление внешнеторговой деятельности (внешнеэкономическая лицензия);

3) разрешение, выдаваемое юридическим или физическим лицом (лицензиаром) другому юридическому или физическому лицу (лицензиату) на использование объекта интеллектуальной собственности. При этом оформляется лицензионный договор (который также может именоваться лицензией).

Именно лицензии как разрешению на использование результатов интеллектуальной деятельности и посвящена настоящая работа.

При рассмотрении лицензионного договора следует, прежде всего, иметь в виду, что он является разновидностью гражданско-правового договора, а, следовательно, имеет все его признаки.

В науке гражданского права под договором понимается соглашение двух или более сторон, направленное на возникновение, изменение либо прекращение гражданских прав и обязанностей. Так, Д.И. Мейер, определял договор как «соглашение воли двух или нескольких лиц, которое порождает право на чужое действие, имеющее имущественный интерес» Мейер Д.И. Русское гражданское право. В 2-х ч. Ч. 2. М., 1997. С. 156.; К.П. Победоносцев писал, что договор — это «сознательное соглашение нескольких лиц, в котором все они совместно изъявляют свою волю для того, чтобы определить между собою юридическое отношение, в личном своем интересе по имуществу» Победоносцев К.П. Курс гражданского права. В 3-х т. Т. 3 / Под ред. В.А. Томсинова. М., 2003. С. 2-3.; Г.Ф. Шершеневич указывал, что «договором называется соглашение двух или более лиц, направленное к установлению, изменению или прекращению юридических отношений» Шершеневич Г.Ф. Наука гражданского права в России. — М.: Статут, 2003. С. 304..

Данные доктринальные определения договора применимы и к лицензионным договорам, поскольку они входят в общую систему гражданско-правовых договоров, а осуществлённая кодификация позволяет определить общий правовой режим лицензионного договора, что решает проблему соотношения задействованных в его регулировании норм с общими положениями гражданского законодательства. В частности, на лицензионные договоры распространяются общие положения о субъектах и объектах гражданских правоотношений (ст. 17-127 ГК РФ), о сделках (ст. 153-181 ГК РФ), о сроках (ст. 190-208 ГК РФ), об обязательствах (ст. 307-419 ГК РФ), о договоре (ст. 420^453 ГК) а также иные, поскольку иное не установлено четвертой частью ГК или не вытекает из содержания или характера исключительного права.

СП. Гришаев указывает, что «лицензионный договор имеет черты сходства с традиционными договорами купли-продажи и найма» Гришаев СП. Договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор в патент-ном праве // Законы России: опыт, анализ, практика. 2009.- № 5.- С. 32.. Некоторые авторы утверждают даже, что лицензионный договор является не самостоятельным видом договора, а неким комплексом иных договоров (купли-продажи, аренды, найма, товарищества). Разумеется, с такой позицией нельзя согласиться — различия, обусловленные своеобразием объекта лицензионных договоров, не позволяют в полной мере применять к ним положения части второй ГК РФ даже по аналогии 59 .

Легальное определение лицензионного договора дано законодателем в абз. 1 п. 1 ст. 1235 ГК РФ: «По лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах» О недопустимости распространения норм об аренде на договоры о распоряжении исключитель-ным правом см.: Каминский В.В. Передача авторских прав по договору: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. -М., 2006. С. 23..

В результате проведённой кодификации права интеллектуальной собственности, лицензионный договор приобрёл родовой характер по отношению к видовым лицензионным договорам, указанным в главах 70-76 ГК РФ. СП. Гришаев воспринимает это как «серьёзный шаг вперед на пути преодоления состояния «законодательной раздробленности»». Действительно, унификация терминологии способов предоставления прав использования на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, перечисленные в п. 1 ст. 1225 ГК РФ, не может быть не воспринята позитивно.

Смотрите так же:  Расторжение срочный трудовой договор тк

Вместе с тем, в погоне за идеей кодификации любой ценой, был упущен ряд важных моментов. По мнению А.П. Сергеева, необоснованно не были включены в круг охраняемых объектов интеллектуальной научные открытия и рационализаторские предложения Сергеев А.П. Часть четвертая ГК РФ: за и против // Корпоративный юрист. 2006.-№ 6.-С. 29..

О.А. Рузакова характеризует лицензионный договор следующим образом:

— целью лицензионного договора является приобретение исключительных прав для их использования в своей хозяйственной деятельности, а для передачи другим лицам — лишь в пределах, разрешенных лицензиаром (на основании сублицензии), при этом лицензиат должен выступать субъектом хозяйственной деятельности, в рамках которой допускается использование охраняемого объекта;

— по лицензионному договору исключительное право не отчуждается, а предоставляется на определенных условиях;

— за лицензиаром сохраняется исключительное право, которое становится «обременённым» лицензионным договором;

— лицензиат становится правообладателем на определенных условиях в пределах, установленных договором, и должником по отношению к лицензиару;

— лицензиат вправе предоставлять приобретенные права другим лицам только в случаях, прямо предусмотренных договором;

— существенными условиями лицензионного договора являются условия о характере передаваемых прав, способах использования, сроке, территории действия передаваемых прав;

— лицензионные договоры являются возмездными, за исключением случаев приобретения исключительных прав без цели коммерческого использования и без права предоставления другим лицамРузакова О.А. Система договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и рас-поряжение исключительными правами: Автореф. дисс. . д-ра. юрид. наук. — М., 2006. — С. 26..

В.А. Шуваев выделяет следующие основные признаки лицензионного договора:

— нематериальная природа объектов, что отличает лицензионный договор от договоров, направленных на распоряжение материальными объектами (купли-продажи, аренды, найма). Следствием этого является возможность (экономическая, но не всегда правовая) одновременного использования объекта интеллектуальной собственности;

— направленность действий сторон на предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, составляющих предмет договора, вне зависимости от цели такого использования, что позволяет разграничить лицензионный договор и договор коммерческой концессии;

— временный (срочный) характер лицензионного договора, что позволяет отличить его от договора об отчуждении исключительного права, который предполагает бесповоротную смену правообладателя Шуваев В.А. Гражданско-правовое регулирование лицензионного договора на использование ре-зультата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Автореф. дис. . канд. юрид. на-ук. -М., 2009. -С. 15..

Е. Наумова также приходит к выводу, что основной особенностью лицензионного договора, позволяющей отграничить его от иных гражданско-правовых сделок, оформляющих переход прав, состоит в том, что эта передача носит временный и возвратный характер Наумова Е. Лицензионный договор как средство регулирования отношений по использованию произведений науки, литературы и искусства // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смеж-ные права. 2009.- № 3.- С. 5..

На первый взгляд, обоснованность включения временного критерия в число особенностей лицензионного договора не вызывает никаких сомнений. Однако при более детальном рассмотрении этого вопроса возникает, как минимум, два замечания. Суть первого, назовём его юридико-техническим, сводится к тому, что в случае заключения договора на срок, равный сроку действия исключительного права или превышающий его, лицензионный договор окажется фактически бессрочным. Причём здесь мы имеем в виду не абсолютную бессрочность, а бессрочность относительную (к сроку действия исключительного права).

С юридической точки зрения, конечно, срок будет присутствовать в качестве условия договора, но, как замечает О.А. Городов, такой договор будет «по экономической сущности. тождественен уступке». Особенно актуально это в отношении прав на программы для ЭВМ, патентного права и т.д., ведь с учётом технического прогресса, даже самые новейшие разработки через несколько лет могут морально устареть и остаться невостребованными. И это второй, экономический, момент данного вопроса.

Тождественность экономического эффекта от передачи патента и исключительной лицензии, выданной на длительный срок отмечал ещё А.А. Пиленко. При этом главное отличие между этими способами распоряжения исключительным правом он видел в наличие определённых прав и обязанностей у сторон лицензионного договора, которые сохраняются на протяжении всего срока договора.

Таким образом, именно связанность сторон комплексом взаимных прав и обязанностей является сущностным отличием лицензионного договора от договора об отчуждении исключительного права.

Достаточно дискуссионным в науке является вопрос о том, может ли быть лицензионный договор реальным, либо он всегда является консенсуальным. Само понятие реальных и консенсуальных договоров в законе не раскрыто, однако оно выведено доктриной цивилистики и традиционно для гражданского права, что нашло своё отражение в статье 433 ГК РФ.

Ряд авторов полагают, что с учётом нематериального характера объектов, охраняемых частью IV ГК РФ, нельзя говорить о праве владения на них, а значит, нельзя применить и положения п. 2 ст. 433 ГК РФ, предусматривающие, в качестве момента заключения договора совершение передачи имущества. Следовательно, лицензионные договоры по своей природе не могут быть отнесены к реальным, а потому всегда являются только консенсуальным. Э.П. Гаврилов пишет: «все объекты, охраняемые на основе разд. VII ГК РФ, являются нематериальными объектами, никакого права владения на них не возникает и не может существовать. Более того, по прямому указанию, содержащемуся в ст. 1227 ГК РФ, интеллектуальные права не зависят от права собственности на вещь, в которой выражены соответствующие объекты». Таким образом, он приходит к выводу, что лицензионные договоры — это всегда консенсуальные договоры, «содержание которых состоит в передаче исключительного права, предоставлении права использования и т.п. Их заключение не может обусловливаться передачей имущества (или каких-либо документов). Если такой договор предусматривает передачу имущества (например, картин, рукописей, документов), то эти действия относятся не к заключению договора, а к его исполнению» Гаврилов Э.П. Указ соч. С. 43-45..

Исключительно консенсуальный характер лицензионного договора отстаивает и Е. Наумова, обосновывая свою позицию тем, что содержание такого договора состоит «как из нематериальных прав (исключительное право на результат интеллектуальной деятельности и средство индивидуализации, право использования и т.д.), так и из нематериальных объектов. право владения которыми не может существовать в таком же понимании, как, например, право собственности, включающее триаду правомочий: владение, пользование распоряжение» Наумова Е. Договорное регулирование оборота прав на интеллектуальную собственность // Ин-теллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2008.-№ 6.- С. 67..

С другой стороны, достаточно убедительна и другая позиция, согласно которой лицензионный договор может конструироваться и как реальный, и как консенсуальный, что соответственно выражается формулировками «предоставляет» и «обязуется предоставить».

Так, И.С. Чупрунов отмечает: «общепризнано, что разграничение между реальными и консенсуальными договорами проводится по моменту заключения договора, т.е. по моменту возникновения обязательственного правоотношения между сторонами. Если консенсуальный договор порождает обязательство с момента достижения соглашения между сторонами (п. 1 ст. 433 ГК), то для перфекции реального договора требуется также передача имущества (п. 2 ст. 433 ГК)» Чупрунов И.С. Указ. соч.С. 57..

СП. Гришаев считает, что речь о реальном договоре может идти в случае безвозмездного лицензионного договора Гришаев С. П. Указ. соч. С.73..

Таким образом, данный спор упирается в вопрос о нематериальном характере исключительных прав. Именно это не позволяет Э.П. Гаврилову, Е. Наумовой и другим исследователем признать существование реальных лицензионных договоров. Однако наличие имущественного права на интеллектуальную собственность установлено самим законодателем в ст. 1226 ГК РФ, а определение лицензионного договора содержит фразу «передаёт». Думается, таким образом, что корни этой дискуссии уходят в вопрос о природе

самой интеллектуальной собственности. Всё вышесказанное даёт нам основание сделать вывод о существовании как реальных, так и консенсуальных лицензионных договоров.

При этом стоит отметить, что в случае необходимости государственной регистрации лицензионного договора, его характер (реальный или консенсуальный) уже не имеет значения, поскольку такие договоры порождают правовой эффект только с момента их государственной регистрации (п. 3 ст. 433, п. 6 ст. 1232, п. 4 ст. 1234 ГК), а лицензиат, исходя из смысла п. 3 ст. 165 ГК РФ, даже в случае реальной модели договора имеет право обязать лицензиара к государственной регистрации договора.

Ещё один научный спор связан с вопросом о том, является лицензионный договор двусторонним или односторонним. Е.Ю. Николаева, например, считает, что «лицензионный договор как двухстороннее соглашение направлен на возникновение права использования результата интеллектуальной деятельности у лицензиата». А потому, «в отличие от договора об отчуждении перехода исключительного права не происходит» Николаева Е.Ю. Судебные споры о нарушении существенных условий лицензионного договора (инфракции) // СПС КонсультантПлюс, 2009.. Доводы защитников второй позиции, по сути, те же, что и у сторонников отождествления безвозмездных лицензионных договоров с договором дарения. Их несостоятельность будет показана нами в первом параграфе третьей главы настоящего исследования, а потому сейчас мы не будем останавливаться на этом.

Лицензионный договор, по общему правилу, должен быть заключен в письменной форме (п. 2 ст. 1235 ГК РФ). При этом установлено, что несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора. Для отдельных видов договоров кодексом предусмотрена иная форма.

Так, существуют договоры, государственная регистрация которых может быть осуществлена по желанию правообладателя, либо поставлена в зависимость от предшествующей добровольной регистрации права (п. 7 ст. 1232 ГК РФ). Например, лицензионные договоры о предоставлении права использования топологии интегральной микросхемы — если топология была зарегистрирована (п. 2 ст. 1460 ГК РФ);

В отдельных случаях закон требует обязательной государственной регистрации лицензионных договоров (абз. 2 п. 2 ст. 1235 и п. 2 ст. 1232 ГК РФ). При этом несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет за собой недействительность лицензионного договора. Так, требуют государственной регистрации: а) лицензионные договоры о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст. 1369 ГК РФ); б) лицензионные договоры о предоставлении права использования товарного знака (п. 1 ст. 1490 ГК РФ).

Наконец, договор о предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании может быть заключен в устной форме может быть заключён и в устной форме (п. 2 ст. ст. 1286 ГК РФ).

С вопросом о форме лицензионного договора тесно связан вопрос об особенностях заключения такого договора, который будет рассмотрен нами ниже.